Come proteggere il vostro marchio da un punto di vista legale

Come proteggere il vostro marchio da un punto di vista legale

Come tutelare il proprio marchio - avvocato al telefonoA partire dall'espansione del capitalismo industriale di inizio Ottocento, il marchio ha svolto un ruolo sempre più importante nel differenziare l’immagine di un’impresa da quella dei propri concorrenti.

Questa importanza è cresciuta in modo esponenziale con l’avvento delle nuove tecnologie e di internet.

La disciplina dei marchi è regolata in Italia principalmente dal “Codice della Proprietà Industriale” o “C.P.I.” (Decreto Legislativo n. 30 del 2005), sebbene è necessario considerare sia il relativo Regolamento di Attuazione (Decreto Legislativo 13 gennaio 2010, n. 33), sia specifiche norme contenute nel Codice civile e penale.

Questo articolo ha lo scopo di riassumere i punti essenziali di una materia molto ampia e certamente importante per qualsiasi ecommerce: come tutelare il vostro marchio.

Cosa si intende per “marchio”?

Il marchio è il segno che identifica un prodotto o un servizio. Le sue funzioni principali sono quelle di:

1. Far riconoscere la provenienza di un prodotto o di un servizio da una certa impresa;

2. Diffondere e fare accrescere la fiducia nell’impresa da parte di chi acquista.

Esso attribuisce al titolare il diritto di farne uso esclusivo, potendone vietare l'utilizzo ai terzi per prodotti/servizi uguali o affini, quando ciò possa determinare un rischio di confusione o di associazione negli acquirenti.

La portata di questo diritto è relativa all'area geografica per la quale si è effettuata la registrazione del marchio (nazionale, comunitaria o internazionale). Il marchio, pertanto, rappresenta un diritto patrimoniale immateriale che influisce sul valore dell'azienda.

Cos’è possibile registrare come marchio?

L'art. 7 del C.P.I. prevede che si possano registrare come marchio:

tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”.

Pertanto, le categorie di marchi sono abbastanza numerose. Qui sotto vengono indicate le categorie più frequenti:

    • marchio denominativo o verbale: il marchio costituito esclusivamente da parole o lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione (si pensi al marchio Adidas);
    • marchio patronimico: il marchio costituito dal nome proprio di una persona; se si tratta di nomi noti, è utilizzabile solo dall’avente diritto o da terzi autorizzati (es.: Giovanni Rana);
    • marchio figurativo: il marchio che utilizza caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure una riproduzione grafica o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi (un esempio noto a tutti: la mela della Apple), accompagnato eventualmente da una parte testuale (marchio figurativo misto), ovvero costituito da un testo dotato di una propria connotazione grafica;
    • marchio sonoro o acustico: il marchio costituito da una melodia, da un motivetto musicale o da una sequenza di suoni (il motivetto ricorrente nelle pubblicità dei processori Intel)
Per poterlo registrare, un marchio deve essere nuovo, dotato di capacità distintiva, lecito e corrispondente al principio di verità.

I requisiti di registrazione di un marchio

Affinché un marchio possa essere validamente registrato, occorre che sia:

  • nuovo;
  • dotato di capacità distintiva;
  • lecito;
  • corrispondente al principio di verità.

L’assenza anche solo di una di queste quattro caratteristiche impedisce la registrazione del marchio.

1. Marchio nuovo

Il marchio è nuovo quando non esistono marchi identici o simili già registrati per gli stessi prodotti/servizi che il vostro marchio andrà ad individuare.

Non siamo in presenza di un marchio nuovo qualora esso sia uguale ad un “marchio notorio” anche se si decidesse di utilizzarlo per prodotti o servizi diversi da quelli rappresentati dal marchio in quanto - in tale caso - il marchio notorio gode di quella che si chiama una tutela “ultra-merceologica”. Esempi in tal senso sono i marchi notori “Ikea” e “Coca-Cola”.

2. Capacità distintiva

Un segno soddisfa questa caratteristica se identifica in modo immediato i vostri prodotti/servizi rispetto a quelli di un’altra impresa. Per ottenere questo risultato è buona regola preferire segni o parole di fantasia o ad effetto (si pensi alla parola “Yahoo”).

Se avete concepito delle parole astratte, che hanno un significato del tutto diverso dal prodotto/servizio che identificano, siete sulla strada giusta per registrare il vostro marchio, in quanto questo genere di parole danno origine a quelli che si definiscono “marchi forti”, ovvero dotati di alta capacità distintiva e che possono essere difesi meglio dalla contraffazione.

Se avete creato un marchio senza questa caratteristica non preoccupatevi: talvolta accade che un segno che nasce debole diventi un marchio forte a seguito dell’uso che ne è stato fatto e della fama che ha acquistato sul mercato (il cosiddetto “secondary meaning”).

3. Liceità

Il marchio è lecito quando non è contrario all'ordine pubblico o al buon costume e non è lesivo dei diritti dei terzi. Ad esempio, non è possibile registrare come marchio un segno che inciti al razzismo o alla violenza, oppure che contenga espressioni di cattivo gusto.

4. Principio di verità

Il marchio non deve trarre in inganno relativamente alle caratteristiche, alla provenienza e alle qualità dei vostri prodotti/servizi. In difetto, il marchio potrà essere dichiarato nullo.

Timbri - come proteggere il proprio marchioLa ricerca di anteriorità

Questa ricerca consiste in un controllo preventivo che accerti se il marchio che volete registrare possegga il requisito della novità.

Se depositate un marchio senza svolgere una ricerca di anteriorità vi esponete al rischio di ricevere opposizioni da terzi titolari di segni identici o simili anteriori, e quindi di incorrere in elevate spese legali. Inoltre, dovreste farvi carico anche dei costi per il ritiro del marchio e dei prodotti in commercio riportanti il marchio, oltre a rivedere eventuali accordi di licenza già sottoscritti.

Purtroppo, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma (UIBM) non effettua controlli circa il requisito di novità dei marchi che si intende registrare: può quindi capitare che emergano conflitti di attribuzione, con tutte le conseguenze sopra indicate. Per evitare questo genere di conflitti potete utilizzare le banche dati in materie, gratuite o a pagamento.

Per un elenco di banche dati gratuite vi segnaliamo le seguenti:

  • Il nuovo data base UIBM (la banca dati dei marchi nazionali);
  • e-Search Plus (database dei marchi dell’Unione europea);
  • TMview (servizio di consultazione simultanea dei data base dei marchi Italiani, Comunitari, Internazionali, e degli Uffici marchi dei Paesi che hanno aderito al sistema);
  • WIPO Global Brand DB (sistema di marchi internazionali e nazionali aderenti al sistema di Madrid).

Dove presentare domanda di registrazione del marchio?

A seguito della ricerca di anteriorità siete certi che il vostro marchio rispetti i requisiti sopra descritti?

Ottimo! In Italia le domande di registrazione dei marchi nazionali possono essere depositate presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; in alternativa è possibile inviare la domanda direttamente presso l'UIBM di Roma.

È possibile depositare una domanda di deposito di un marchio nazionale anche sottoscrivendo un contratto Telemaco Pay con Infocamere e scaricando l'apposito software gratuito per la predisposizione della pratica telematica (Simba Off-line). Attenzione: in questo caso la domanda di deposito deve essere sottoscritta digitalmente.

In ogni caso, per la domanda di registrazione del marchio potete farvi rappresentare da consulenti abilitati iscritti nell'albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o da avvocati.

Quanto dura la protezione?

Dalla data di avvenuto deposito il vostro marchio sarà protetto per 10 anni. La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali, senza limiti, ma la domanda deve essere presentata nei dodici mesi precedenti alla scadenza (o nei sei mesi successivi con l'applicazione di una sovrattassa).

Un ultimo avvertimento: né l’UIBM né le Camere di commercio sono obbligate ad avvisarvi della scadenza del marchio! Createvi dunque un promemoria personale in modo da non dimenticarvi di questa scadenza importante.


NOTA BENE: Questo articolo è solo a scopo informativo e non ha valore di consulenza legale o professionale. Si prega di consultare un commercialista o avvalersi di una consulenza legale indipendente per informazioni specifiche relative alle vostre circostanze e al vostro paese di residenza. Shopify declina ogni responsabilità per l'utilizzo di queste informazioni.

 

Lorenzo GrassanoNote sull’Autore Lorenzo Grassano (l.grassano@studiolegalegrassano.it) è titolare dello Studio Legale Grassano di Milano. Esperto di ecommerce e privacy law, assiste dal punto di vista legale siti e start-up italiani e stranieri. Da quando ha fondato LegalBlink, servizio di assistenza legale per web agency e merchant, acquista quasi tutto solo online.

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